圖片來源:跨境白武士 James
英國知識產(chǎn)權(quán)局最近做出了一項(xiàng)有利于汽車巨頭特斯拉的決定,成功使一家小型快餐店持有的“TESLA CHICKEN & PIZZA”英國商標(biāo)注冊無效。這類'David versus Goliath' (力量對比懸殊)案件經(jīng)常成為英國新聞的焦點(diǎn)。然而,對于品牌所有者和知識產(chǎn)權(quán)權(quán)利持有人而言,該決定涉及到一些重要的法律原則,包括商標(biāo)聲譽(yù)與普通法虛假陳述之間(有時較大的)微妙差別,先行識別良好信譽(yù)的概念,以及在英國普通法下的先前廣告所產(chǎn)生的良好信譽(yù)。
背景:
餐館老板阿曼吉·阿里(Amanj Ali)于2020年8月在英國注冊了“TESLA CHICKEN & PIZZA”商標(biāo),涵蓋了第43類的食品和飲料服務(wù),并依靠該注冊來反對汽車公司提出的涵蓋第43類的餐廳和外賣服務(wù)的“TESLA”商標(biāo)申請(包括文字標(biāo)記和樣式化標(biāo)記)。
作為對阿里反對的反擊,特斯拉申請撤銷先前的“TESLA CHICKEN & PIZZA”注冊商標(biāo)。然而,汽車公司早期權(quán)利的主要依據(jù)并不包括涵蓋第43類的任何早期注冊。因此,特斯拉聲稱其在汽車商品和服務(wù)(第09、12、36和37類)方面享有聲譽(yù),但也聲稱在英國享有其“聲譽(yù)商品”以及酒精飲料和餐廳服務(wù)的未注冊權(quán)利。還增加了惡意注冊的理由。
在英國的商譽(yù)
在其訴狀和提交材料中,特斯拉聲稱對各種商品和服務(wù)擁有商譽(yù),包括“汽車、用于為電動汽車提供電力的電池、汽車維護(hù)和修理服務(wù)、汽車融資”,以及“酒精飲料”和“提供食品和飲料”。對于酒精飲料商品和餐廳服務(wù),特斯拉提出其商譽(yù)為“先行商譽(yù)”。
圖片來源:英國知識產(chǎn)權(quán)局
特斯拉提交的證據(jù)導(dǎo)致了一個結(jié)論,即汽車公司在TESLA商標(biāo)在汽車(廣義)、相關(guān)維護(hù)和修理服務(wù)以及汽車電池方面享有商譽(yù)。
為了證明其對酒精飲料的商譽(yù),特斯拉提交了埃隆·馬斯克(Elon Musk)在2018年提到TESLA品牌龍舌蘭酒的推文:“Teslaquila即將推出……”,以及隨后在《太陽報》(The Sun)發(fā)表的一篇有關(guān)銷售的文章。審查證據(jù)后,聽證官認(rèn)為推文完全不足以證明,文章則被發(fā)現(xiàn)是關(guān)于美國銷售的,因此未能證明在英國有商譽(yù)。因此,這一部分理由失敗了。
關(guān)于餐廳,特斯拉提交了埃隆·馬斯克在2018年的另一條推文的證據(jù):“將在洛杉磯的特斯拉超級充電站中的一個老式驅(qū)動式、溜冰餐廳和搖滾餐廳?!边@被聽證官嘲笑為甚至比龍舌蘭酒的證據(jù)更弱,并且也失敗了。因此,在英國未能找到對酒精飲料商品和餐廳服務(wù)的可保護(hù)(預(yù)期的)商譽(yù)權(quán)。
這提醒知識產(chǎn)權(quán)所有者,一般法律觀點(diǎn)是單純的廣告不足以在英國產(chǎn)生商譽(yù)(Maxwell v Hogg,1867年)。企業(yè)需要已經(jīng)開始經(jīng)營商品或服務(wù),雖然法院在某種程度上已放寬了這一要求,因此先行者可以主張商譽(yù),但仍需滿足“廣泛”的廣告要求(Allen v Brown Watson,1965年;BBC v Talbot Motor Company,1981年)。
然而,特斯拉提交的證據(jù)可以被視為一種教訓(xùn),說明這種商譽(yù)是如何存在的。以Twitter為例,如果馬斯克曾在幾周或幾個月內(nèi)推特宣布重新品牌為X,并引起了廣泛關(guān)注,那么就有可能產(chǎn)生對X的預(yù)期商譽(yù)的結(jié)論。
商標(biāo)聲譽(yù)和虛假陳述
該決定還展示了即使活動不在一個常見領(lǐng)域(如餐廳服務(wù)和汽車),根據(jù)通行權(quán)(passing off)普通法的商譽(yù)仍然可以取得成功。
要發(fā)現(xiàn)與享有的商譽(yù)相關(guān)的虛假陳述,通常需要一種“欺騙”類型;這通常很難證明。
為了使汽車公司達(dá)到這一成功結(jié)果,聽證官探討了電動汽車市場及其普通消費(fèi)者的實(shí)際情況。發(fā)現(xiàn)在英國有商業(yè)可能性,特斯拉可以在電動汽車充電設(shè)施附近提供食品和飲料服務(wù)。
認(rèn)為存在聯(lián)系和虛假陳述。阿里在英國的預(yù)期使用意味著他的一家餐廳可能會靠近特斯拉的充電站之一。因此,顧客可能會被誤導(dǎo)以為它們在經(jīng)濟(jì)上有關(guān)聯(lián),因此也發(fā)現(xiàn)了一種商譽(yù)虛假陳述。
惡意注冊
阿里要求以75萬英鎊的價格將他的“TESLA CHICKEN & PIZZA”注冊商標(biāo)轉(zhuǎn)讓給特斯拉。這就涉及到惡意注冊。
惡意注冊被認(rèn)真對待,并且在英國知識產(chǎn)權(quán)局和英國法院中,要使這一理由成功,需要提供高水平的證據(jù)和事實(shí)。
阿里在其反訴中承認(rèn)特斯拉在汽車方面享有聲譽(yù),但聽證官不同意阿里的觀點(diǎn),即TESLA是一個塞爾維亞姓氏,因此不是特斯拉創(chuàng)造的。因此,發(fā)現(xiàn)“TESLA CHICKEN & PIZZA”名稱是為了利用特斯拉商標(biāo)的聲譽(yù)和知名度,或者阻止汽車公司進(jìn)入餐廳市場,最終不公平地要求提供金錢考慮才注冊的。
盡管特斯拉對酒精飲料和餐廳服務(wù)的商譽(yù)主張未能成功,但該商標(biāo)在汽車領(lǐng)域的聲譽(yù)還是占了上風(fēng),阿里的注冊商標(biāo)被全部無效(取消)。
(來源:跨境白武士James)
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