【干貨滿滿！】美國(guó)商標(biāo)注冊(cè)的“使用”

美國(guó)是從憲法中的“貿(mào)易條款”找到商標(biāo)法的立法依據(jù)，因此必須先有貿(mào)易， 必須先有商標(biāo)在州際貿(mào)易中的使用，才能產(chǎn)生商標(biāo)權(quán)。也就是說(shuō)商標(biāo)的使用是 取得商標(biāo)權(quán)的前提，這確立了美國(guó)商標(biāo)權(quán)使用取得原則。

現(xiàn)有的美國(guó)商標(biāo)權(quán)使用取得模式有以下特點(diǎn)：

（1）商標(biāo)權(quán)的取得依據(jù)先使用原則，誰(shuí)先使用誰(shuí)享有商標(biāo)權(quán)；
（2）商標(biāo)聲譽(yù)是該商標(biāo)受到法律保護(hù)的前提；
（3）商標(biāo)權(quán)的效力范圍是以該商標(biāo)聲譽(yù)所及地域范圍為限；
（4）商標(biāo)進(jìn)行聯(lián)邦注冊(cè)公示，擴(kuò)大了商標(biāo)保護(hù)范圍。

具體如下

（1）商業(yè)使用

美國(guó)《商標(biāo)法》對(duì)于“商業(yè)中使用”作了明確規(guī)定：
①如果用于商品之上，商標(biāo)應(yīng)該以任何方式貼附在商品上、容器上，或與其同一展示，或附加在商品標(biāo)簽上，如果商品自身的屬性使貼附商標(biāo)不可行，商標(biāo)可以貼附在與商品或商品銷售相關(guān)的文件上，且商品用于商業(yè)銷售或運(yùn)輸。
②如果是服務(wù)商標(biāo)的，商標(biāo)在銷售服務(wù)或?yàn)榉?wù)做廣告是使用或展示，該服務(wù)是在商業(yè)中提供，或在一個(gè)以上的州或美國(guó)及外國(guó)提供服務(wù)，提供服務(wù)的主體從事于服務(wù)相關(guān)的商業(yè)經(jīng)營(yíng)。

（2）意圖使用

美國(guó)《商標(biāo)修改法》在放棄象征性使用的同時(shí)，新增“意圖使用”注冊(cè)。在此之前，使用（即使是象征性使用）的必要性使一些公司受到了損害，因?yàn)樗鼈?必須等待，直至在獲得專利商標(biāo)局對(duì)標(biāo)識(shí)有效性做出裁定前它們將某類產(chǎn)品實(shí)際 投放市場(chǎng)。這種延遲被認(rèn)為是過(guò)分的，且降低了美國(guó)產(chǎn)業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)性。
同樣，按照當(dāng)時(shí)有效的《美國(guó)商標(biāo)法》第 44 條，如果一申請(qǐng)?jiān)谕鈬?guó)注冊(cè)獲 準(zhǔn)后的一年內(nèi)又在美國(guó)提出，外國(guó)注冊(cè)標(biāo)識(shí)可以被用作獲得美國(guó)優(yōu)先權(quán)與注冊(cè)的 依據(jù)。注冊(cè)商標(biāo)所有人都可以基于該外國(guó)注冊(cè)獲得美國(guó)的聯(lián)邦注冊(cè)，而無(wú)需將該 標(biāo)識(shí)使用與美國(guó)境內(nèi)的貿(mào)易。因此，外國(guó)商標(biāo)所有人比美國(guó)的申請(qǐng)人獲得了不適 當(dāng)?shù)膬?yōu)勢(shì)。同時(shí)也因美國(guó)加入《巴黎公約》以后，在商標(biāo)權(quán)取得上國(guó)內(nèi)條件過(guò)于 嚴(yán)格，形成國(guó)內(nèi)外取得條件的不平衡。
《美國(guó)商標(biāo)法》增加了第 1 條（b），允許對(duì)所有人具有使用之“真實(shí)意圖”的標(biāo)識(shí)給予聯(lián)邦注冊(cè)，但是進(jìn)行“意圖使用”注冊(cè)前提是善意的。同時(shí)，在注冊(cè)后 商標(biāo)權(quán)人必須在規(guī)定時(shí)間內(nèi)提供使用證明，才算是完全地完成注冊(cè)，獲得商標(biāo)權(quán)。
“意圖使用”本質(zhì)上來(lái)說(shuō)就是對(duì)商標(biāo)權(quán)進(jìn)行預(yù)留、占位。

（3）商業(yè)使用附隨要求

商標(biāo)于商業(yè)中使用是美國(guó)防止商標(biāo)搶注的主要手段。附隨商標(biāo)使用要求而來(lái) 的是，《美國(guó)商標(biāo)法》同時(shí)要求商標(biāo)轉(zhuǎn)讓不是“大體上的”（In gross）且商標(biāo)許可 不是“裸許可”（naked）。所謂“大體上的”轉(zhuǎn)讓是指商標(biāo)轉(zhuǎn)讓必須是包括商譽(yù)的 完全轉(zhuǎn)讓。所謂“裸許可”是指在商標(biāo)許可他人使用時(shí)，許可人必須要對(duì)被許可人使用商標(biāo)的情況進(jìn)行一些監(jiān)管。《美國(guó)商標(biāo)法》也認(rèn)識(shí)到商標(biāo)所有人沒(méi)有使用而獲得商標(biāo)權(quán)的能力，例如有意地使用或給予國(guó)外使用，美國(guó)《商標(biāo)法》就要求商標(biāo)所有人本人根本性的使用來(lái)保持商標(biāo)權(quán)。

（4）商標(biāo)使用的適法性

在相當(dāng)長(zhǎng)的時(shí)間里，美國(guó)法院和聯(lián)邦商標(biāo)局對(duì)于商標(biāo)使用合法性問(wèn)題的意見(jiàn) 一直不統(tǒng)一。聯(lián)邦商標(biāo)局認(rèn)為使用行為只有在符合相關(guān)法律時(shí)，才有效。而聯(lián)邦 法院卻不接受該觀點(diǎn)，認(rèn)為這是不必要的，導(dǎo)致在很長(zhǎng)的一段時(shí)間中，二者做出 的裁判截然不同。從近幾年來(lái)的幾個(gè)案例來(lái)看，聯(lián)邦法院也轉(zhuǎn)變觀念，承認(rèn)商標(biāo) 使用行為適法的必要性。

（5）在先使用內(nèi)涵的擴(kuò)大

美國(guó)聯(lián)邦第二巡回法院在 1980 年的一個(gè)案件里擴(kuò)大了在先使用的內(nèi)涵。案 件中爭(zhēng)議商標(biāo)是著名女式服裝商標(biāo)“Kimberly”，其原始商標(biāo)權(quán)人因稅務(wù)問(wèn)題決定于 5 月 7 日放棄對(duì)該商標(biāo)的使用權(quán)，聽聞此消息后，原、被告都想第一個(gè)使用該商標(biāo)。其中原告 Manhattan Industries, Inc 于 5 月 9 日開始使用該商標(biāo)，至 10 月份共銷售價(jià)值 1 萬(wàn)美元的“Kimberly”牌服裝，而被告 Sweater Bee 于 5 月 10 日開始使用該商標(biāo)，9 月中旬已經(jīng)銷售出價(jià)值 4.5 萬(wàn)美元的“Kimberly”牌服裝，并已經(jīng)花費(fèi) 9000 美元作為該品牌產(chǎn)品的廣告費(fèi)。一審法院發(fā)現(xiàn)原告使用在先，因此決定禁止被告繼續(xù)銷售該品牌的產(chǎn)品，然而第二巡回法院卻認(rèn)為使用在先原則并非只嚴(yán)格的日期意義上的在先，而要充分考慮到衡平利益。本案中顯然在同一時(shí)間段內(nèi)被告銷售的“Kimberly”品牌的服裝價(jià)值遠(yuǎn)遠(yuǎn)超過(guò)原告，因此法院判定允許原被告雙方都可以繼續(xù)使用該商標(biāo)，條件是必須以一種讓消費(fèi)者能夠區(qū)分的方式來(lái)標(biāo)注該商標(biāo)。法院作出該決定的原因之一是目前的消費(fèi)者相對(duì)成熟，因此不大會(huì)被商標(biāo)的混淆性所欺騙。
總而言之，“使用”作為美國(guó)商標(biāo)權(quán)取得的實(shí)質(zhì)要件，在美國(guó)商標(biāo)法中有著重要地位，貫穿整部《美國(guó)商標(biāo)法》的始終。

（來(lái)源：Monica聊知識(shí)產(chǎn)權(quán)）

以上內(nèi)容屬作者個(gè)人觀點(diǎn)，不代表雨果跨境立場(chǎng)！本文經(jīng)原作者授權(quán)轉(zhuǎn)載，轉(zhuǎn)載需經(jīng)原作者授權(quán)同意。?